Le 6 novembre 2008, la Cour Suprême du Canada rendait une décision de principe dans l’affaire Apotex Inc. c/ Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 SCC 61, concernant un brevet canadien portant sur un anticoagulant innovant commercialisé par Sanofi-Synthelabo Canada Inc. sous le nom de marque PLAVIX. La Cour a jugé que les allégations de nullité du brevet formulées par Apotex Inc. étaient injustifiées. Apotex est une société pharmaceutique qui produit des médicaments génériques et qui a sollicité l’approbation des autorités de régulation pour commercialiser et vendre une version générique du médicament. En raison de cette décision, Apotex devra attendre jusqu’à l’expiration du brevet pour pouvoir pénétrer le marché canadien avec son équivalent générique.
La décision confirme la validité des brevets de sélection en principe et précise la loi sur l’anticipation et l’évidence au Canada. Si cette décision sera indubitablement brandie comme une victoire pour les sociétés pharmaceutiques innovantes travaillant activement au développement de nouveaux médicaments, sa portée juridique affectera la rédaction et les procédures de demande et de protection de brevets dans tous les secteurs technologiques.
Pour prendre connaissance du texte complet de la décision, veuillez aller à :
http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2008/2008csc61/2008csc61.html
Télécharger une synthèse complète de l’affaire
Le Tribunal d’instance (District Court) américain pour l’est de la Virginie vient de prononcer une injonction permanente interdisant à Jon W. Dudas ( Commissaire aux brevets) et au United States Patent and Trademark Office (USPTO) d’appliquer les modifications des règles relatives aux brevets publiées en août 2007 et dont l’entrée en vigueur était prévue pour le 1er novembre 2007 (voir article Quoi de neuf ci-dessous sur l’injonction provisoire prononcée le 31 octobre 2007).
Le juge du Tribunal d’instance Cacheris a donné droit aux Requêtes en référé déposées par Glaxo Smithkline (GSK) et le Dr Tafas (un inventeur indépendant) parce que les limitations que l’USPTO envisageait d’imposer au nombre de demandes de continuation et de revendications par brevet constituaient des extensions abusives de l’autorité de l’USPTO :
« Comme le pouvoir réglementaire de l’USPTO conféré par 35 U.S.C. § 2(b)(2) ne s’étend pas aux règles de fond et parce que les Règles définitives sont fondamentales par nature, la Cour juge que les Règles définitives sont nulles car par ailleurs en désaccord avec le droit et outrepassant sa compétence statutaire [et] son pouvoir. 5 U.S.C. § 706(2). »
Bien que 35 U.S.C. § 2 autorise l’USPTO à promulguer des règles gouvernant la conduite des procédures devant le Bureau, celui-ci n’a aucun pouvoir de publication de « règles de fond », que la cour interprète comme toute règle qui « affecte les droits et obligations individuels » (citant Chrysler Corp. c/ Brown, 441 U.S. 281 (1979)).
« La Règle 2+1 et la Règle 5/25, qui limitent les demandes de continuation, les RCE et les revendications, ainsi que l’obligation ESD qui impose aux demandeurs le fardeau de l’examen, constituent une divergence importante par rapport aux termes de la Loi sur les Brevets tels qu’ils sont compris actuellement. En s’écartant ainsi de l’interprétation de la loi, les Règles définitives introduisent des changements dans les droits et obligations existants de GSK et de Tafas. »
La cour a jugé que les limitations envisagées du nombre de continuations et de revendications constituent des règles de fond. La limitation des continuations a été jugée comme imposant une « limite rigide » qui « prive les demandeurs des droits importants que leur confère 35 U.S.C. § 120 de présenter, de droit, un nombre illimité de demandes de continuation et de continuation partielle ». De même, la limitation envisagée du nombre de dépôts de RCE constitue « une divergence manifeste par rapport au libellé clair » de 35 U.S.C. § 132 qui veut que l’USPTO agisse « … si le demandeur en fait la requête… ». Les règles proposées qui limiteraient le nombre de revendications ont été jugées fondamentales par nature et contraires à la jurisprudence établie sur plusieurs décennies, selon laquelle les tribunaux ont contré les précédentes tentatives de l’USPTO d’imposer des « limites mécaniques » au nombre de revendications. La cour a également conclu que la règle envisagée qui imposerait la présentation de Documents à l’appui de l’examen (ESD, Examination Support Documents) constituait une règle de fond, car elle transfère le fardeau de l’examen de l’USPTO au Demandeur.
L’Ordonnance de la Cour est rédigée dans les termes suivants : « Une injonction permanente est prononcée contre les défendeurs Jon W. Dudas et le United States Patent and Trademark Office ainsi que leurs mandataires, préposés et employés, leur interdisant d’appliquer les Règles définitives. »
Le 22 novembre 2007 l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) annonçait la conclusion d’un accord avec le United States Patent and Trademark Office (USPTO) visant la création d’une Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB) pour une période d’essai d’un an à partir de début 2008. Le programme prévoit que les demandes de brevet introduites dans un pays bénéficient d’un traitement accéléré lorsqu’un brevet a été accordé dans l’autre pays.
Il reste à voir si les détails de l’ATDB seront identiques à des programmes d’ATDB comparables déjà mis en place entre l’USPTO, le UK Intellectual Property Office et l’Office japonais des brevets.
Au cours de la période d’essai, l’OPIC traitera gratuitement les demandes d’examen accéléré dans le cadre du programme ATDB, mais a indiqué que des frais pourraient être imposés en cas de pérennisation du programme.
Le 31 octobre 2007, le Tribunal d’instance américain pour l’est de la Virginie prononçait une injonction préliminaire interdisant à l’USPTO d’appliquer les modifications des règles sur les brevets publiées en août 2007 et dont l’entrée en vigueur était prévue pour le 1er novembre 2007.
Les règles envisagées limitent le nombre de revendications présentées dans chaque demande de brevet ainsi que le nombre de demandes de continuation qui peuvent être déposées pour une invention. Veuillez vous reporter à l’Article sur la continuation pour une copie de l’ensemble définitif des règles publiées.
Des requêtes en injonction préliminaire ont été introduites séparément par un inventeur, le Dr Tafas, d’une part et par le géant pharmaceutique Glaxo Smithkline (GSK), d’autre part. Des mémoires d’amicus curiae ont également été déposés par plusieurs autres parties à l’appui des demandes d’injonction, notamment par l’American Intellectual Property Law Associate (AIPLA) et IBM.
La cour a joint les deux demandes et jugé en faveur des plaignants, estimant que les quatre facteurs suivants ont joué en faveur de l’injonction : (1) la probabilité pour que le plaignant se voie donner droit au fond; (2) un préjudice irréparable en l’absence d’injonction; (3) l’étude comparative des préjudices pesant en faveur d’une injonction et (4) l’intérêt du public favorable à une injonction. Veuillez vous reporter à l’Article sur GSK pour une copie de la décision.
Il convient de souligner que si la cour a conclu que la probabilité de succès au fond pesait en faveur de GSK, cette injonction préliminaire ne constitue pas une décision au fond. Une décision complète sur le sort à réserver aux règles sera probablement renvoyée à début janvier au plus tôt.
Le 30 avril 2007, la Cour suprême des États-Unis publiait deux décisions très attendues, considérées par de nombreuses personnes comme une réponse au sentiment du public exprimé récemment selon lequel le système accorde un avantage inéquitable aux propriétaires de brevets.
Dans l’affaire KSR Int’l c/ Teleflex, Inc., la cour a traité de la norme d’évidence utilisée pour évaluer la brevetabilité des inventions, tandis que dans Microsoft Corp. c/ AT&TCorp., la cour a traité de l’exécution extraterritoriale de brevets américains.
La Section 103 de la Loi américaine sur les brevets (United States Patent Act) dispose qu’un brevet ne sera pas délivré si « les différences entre l’élément pour lequel un brevet est sollicité et l’art antérieur sont telles que l’élément, dans son ensemble, aurait été évident au moment où l’invention a été faite, pour une personne disposant de compétences ordinaires dans le domaine dont relève cet élément. »
Dans KSR Int’l c/ Teleflex, Inc., la Cour suprême a considéré la question de savoir ce qui constitue l’« évidence ». Au fil des années, la Cour d’appel du Circuit fédéral (CAFC) a introduit et élaboré un test d’absence d’évidence, attestée par l’absence d’enseignements, suggestions ou motivations (TSM, Teaching, Suggestion, Motivation) dans l’art antérieur permettant de combiner les différentes parties d’une invention.
La Cour suprême a rejeté sans équivoque le test d’évidence de la CAFC, déclarant que « Nous commençons par rejeter l’approche rigide de la Cour d’appel. Tout au long de la relation de cette Cour avec la question de l’évidence, nos affaires ont présenté une approche expansive et souple incompatible avec la manière dont la Cour d’appel a appliqué son test TSM dans ce cas. » La Cour a ensuite précisé la manière dont l’art antérieur peut être combiné et la définition du moment où un « brevet combiné » sera considéré comme évident.
À court terme, les tribunaux américains et le Patent Office trouveront plus facile de rejeter les revendications de brevets sur la foi de témoignages d’experts et de la conception de l’évidence du jury. Les conséquences à plus long terme apparaîtront clairement une fois que la CAFC commencera à rendre d’autres décisions reposant sur la jurisprudence établie par KSR.
En ce qui concerne l’affaire Microsoft Corp. c/ AT&TCorp., la Cour suprême a jugé que la Section 271(f) de la Loi sur les brevets ne couvre pas la reproduction de logiciels à l’étranger.
Le droit des brevets étant territorial, un brevet américain confère des droits exclusifs aux États-Unis mais ignore généralement les activités extraterritoriales. L’unique exception statutaire est énoncée dans la Section 271(f) de la Loi sur les brevets relative à la responsabilité en contrefaçon en cas de « fourniture » non autorisée de « composants » d’une invention brevetée pour « combinaison » à l’étranger.
AT&T détient un brevet couvrant un processus informatique de codage et de compression d’enregistrements vocaux. Lors du procès, il a été soutenu que l’installation de Microsoft Windows sur un ordinateur contrefait le brevet AT&T.
Lorsque Microsoft exporte des logiciels fabriqués aux États-Unis, il n’envoie que quelques copies à des distributeurs OEM étrangers qui chargent les copies du logiciel sur des ordinateurs personnels en vue de leur vente, plutôt que de charger des millions de CD sur un cargo pour les livrer à l’étranger. Ainsi, la question dans cette affaire était de savoir si les logiciels installés à l’étranger peuvent être considérés comme un « composant » qui serait « fourni » à partir des États-Unis, au sens de la Section 271(f).
La Cour suprême a jugé que la responsabilité en contrefaçon de Microsoft ne s’étendait pas aux ordinateurs fabriqués dans un autre pays lorsque le logiciel Windows a été copié à l’étranger à partir d’un disque maître ou d’une transmission électronique envoyée par Microsoft au départ des États-Unis.
En particulier, sur la question de savoir si un logiciel peut être considéré comme un « composant », la Cour a jugé qu’à moins qu’il soit exprimé comme une « copie » lisible en machine (ex. sur un CD-ROM), l’impossibilité de combiner un logiciel détaché d’un support d’activation persiste. Un code logiciel abstrait est une idée sans matérialisation physique et, de ce fait, ne constitue pas un composant susceptible de « combinaison ».
Sur la question de savoir si la copie réalisée à l’étranger a été « fournie » depuis les États-Unis, la Cour suprême a jugé que « [L]es composants mêmes fournis depuis les États-Unis, et non des copies de ceux-ci, déclenchent la responsabilité en vertu de la section §271(f) lorsqu’ils sont combinés à l’étranger pour constituer l’invention brevetée en cause. Dans le cas présent, comme nous l’avons souligné plusieurs fois, les copies de Windows effectivement installées sur les ordinateurs étrangers n’ont pas elles-mêmes été fournies depuis les États-Unis. »
LA COUR SUPRÊME DU CANADA PRÉCISE LA LOI SUR L’ANTICIPATION ET L’ÉVIDENCE
Le 6 novembre 2008, la Cour Suprême du Canada rendait une décision de principe dans l’affaire Apotex Inc. c/ Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 SCC 61, concernant un brevet canadien portant sur un anticoagulant innovant commercialisé par Sanofi-Synthelabo Canada Inc. sous le nom de marque PLAVIX. La Cour a jugé que les allégations de nullité du brevet formulées par Apotex Inc. étaient injustifiées. Apotex est une société pharmaceutique qui produit des médicaments génériques et qui a sollicité l’approbation des autorités de régulation pour commercialiser et vendre une version générique du médicament. En raison de cette décision, Apotex devra attendre jusqu’à l’expiration du brevet pour pouvoir pénétrer le marché canadien avec son équivalent générique.
La décision confirme la validité des brevets de sélection en principe et précise la loi sur l’anticipation et l’évidence au Canada. Si cette décision sera indubitablement brandie comme une victoire pour les sociétés pharmaceutiques innovantes travaillant activement au développement de nouveaux médicaments, sa portée juridique affectera la rédaction et les procédures de demande et de protection de brevets dans tous les secteurs technologiques.
Pour prendre connaissance du texte complet de la décision, veuillez aller à :
http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2008/2008csc61/2008csc61.html
Télécharger une synthèse complète de l’affaire
LE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE PRONONCE UNE INJONCTION PERMANENTE INTERDISANT L’APPLICATION DE NOUVELLES RÈGLES RELATIVES AUX BREVETS
Le Tribunal d’instance (District Court) américain pour l’est de la Virginie vient de prononcer une injonction permanente interdisant à Jon W. Dudas ( Commissaire aux brevets) et au United States Patent and Trademark Office (USPTO) d’appliquer les modifications des règles relatives aux brevets publiées en août 2007 et dont l’entrée en vigueur était prévue pour le 1er novembre 2007 (voir article Quoi de neuf ci-dessous sur l’injonction provisoire prononcée le 31 octobre 2007).
Le juge du Tribunal d’instance Cacheris a donné droit aux Requêtes en référé déposées par Glaxo Smithkline (GSK) et le Dr Tafas (un inventeur indépendant) parce que les limitations que l’USPTO envisageait d’imposer au nombre de demandes de continuation et de revendications par brevet constituaient des extensions abusives de l’autorité de l’USPTO :
« Comme le pouvoir réglementaire de l’USPTO conféré par 35 U.S.C. § 2(b)(2) ne s’étend pas aux règles de fond et parce que les Règles définitives sont fondamentales par nature, la Cour juge que les Règles définitives sont nulles car par ailleurs en désaccord avec le droit et outrepassant sa compétence statutaire [et] son pouvoir. 5 U.S.C. § 706(2). »
Bien que 35 U.S.C. § 2 autorise l’USPTO à promulguer des règles gouvernant la conduite des procédures devant le Bureau, celui-ci n’a aucun pouvoir de publication de « règles de fond », que la cour interprète comme toute règle qui « affecte les droits et obligations individuels » (citant Chrysler Corp. c/ Brown, 441 U.S. 281 (1979)).
« La Règle 2+1 et la Règle 5/25, qui limitent les demandes de continuation, les RCE et les revendications, ainsi que l’obligation ESD qui impose aux demandeurs le fardeau de l’examen, constituent une divergence importante par rapport aux termes de la Loi sur les Brevets tels qu’ils sont compris actuellement. En s’écartant ainsi de l’interprétation de la loi, les Règles définitives introduisent des changements dans les droits et obligations existants de GSK et de Tafas. »
La cour a jugé que les limitations envisagées du nombre de continuations et de revendications constituent des règles de fond. La limitation des continuations a été jugée comme imposant une « limite rigide » qui « prive les demandeurs des droits importants que leur confère 35 U.S.C. § 120 de présenter, de droit, un nombre illimité de demandes de continuation et de continuation partielle ». De même, la limitation envisagée du nombre de dépôts de RCE constitue « une divergence manifeste par rapport au libellé clair » de 35 U.S.C. § 132 qui veut que l’USPTO agisse « … si le demandeur en fait la requête… ». Les règles proposées qui limiteraient le nombre de revendications ont été jugées fondamentales par nature et contraires à la jurisprudence établie sur plusieurs décennies, selon laquelle les tribunaux ont contré les précédentes tentatives de l’USPTO d’imposer des « limites mécaniques » au nombre de revendications. La cour a également conclu que la règle envisagée qui imposerait la présentation de Documents à l’appui de l’examen (ESD, Examination Support Documents) constituait une règle de fond, car elle transfère le fardeau de l’examen de l’USPTO au Demandeur.
L’Ordonnance de la Cour est rédigée dans les termes suivants : « Une injonction permanente est prononcée contre les défendeurs Jon W. Dudas et le United States Patent and Trademark Office ainsi que leurs mandataires, préposés et employés, leur interdisant d’appliquer les Règles définitives. »
AUTOROUTE DU TRAITEMENT DES DEMANDES DE BREVET CANADA - ÉTATS-UNIS
Le 22 novembre 2007 l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) annonçait la conclusion d’un accord avec le United States Patent and Trademark Office (USPTO) visant la création d’une Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB) pour une période d’essai d’un an à partir de début 2008. Le programme prévoit que les demandes de brevet introduites dans un pays bénéficient d’un traitement accéléré lorsqu’un brevet a été accordé dans l’autre pays.
Il reste à voir si les détails de l’ATDB seront identiques à des programmes d’ATDB comparables déjà mis en place entre l’USPTO, le UK Intellectual Property Office et l’Office japonais des brevets.
Au cours de la période d’essai, l’OPIC traitera gratuitement les demandes d’examen accéléré dans le cadre du programme ATDB, mais a indiqué que des frais pourraient être imposés en cas de pérennisation du programme.
LE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE PRONONCE UNE INJONCTION INTERDISANT L’APPLICATION DE NOUVELLES RÈGLES RELATIVES AUX BREVETS
Le 31 octobre 2007, le Tribunal d’instance américain pour l’est de la Virginie prononçait une injonction préliminaire interdisant à l’USPTO d’appliquer les modifications des règles sur les brevets publiées en août 2007 et dont l’entrée en vigueur était prévue pour le 1er novembre 2007.
Les règles envisagées limitent le nombre de revendications présentées dans chaque demande de brevet ainsi que le nombre de demandes de continuation qui peuvent être déposées pour une invention. Veuillez vous reporter à l’Article sur la continuation pour une copie de l’ensemble définitif des règles publiées.
Des requêtes en injonction préliminaire ont été introduites séparément par un inventeur, le Dr Tafas, d’une part et par le géant pharmaceutique Glaxo Smithkline (GSK), d’autre part. Des mémoires d’amicus curiae ont également été déposés par plusieurs autres parties à l’appui des demandes d’injonction, notamment par l’American Intellectual Property Law Associate (AIPLA) et IBM.
La cour a joint les deux demandes et jugé en faveur des plaignants, estimant que les quatre facteurs suivants ont joué en faveur de l’injonction : (1) la probabilité pour que le plaignant se voie donner droit au fond; (2) un préjudice irréparable en l’absence d’injonction; (3) l’étude comparative des préjudices pesant en faveur d’une injonction et (4) l’intérêt du public favorable à une injonction. Veuillez vous reporter à l’Article sur GSK pour une copie de la décision.
Il convient de souligner que si la cour a conclu que la probabilité de succès au fond pesait en faveur de GSK, cette injonction préliminaire ne constitue pas une décision au fond. Une décision complète sur le sort à réserver aux règles sera probablement renvoyée à début janvier au plus tôt.
DÉCISIONS DE LA COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS FAISANT JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE BREVETS
Le 30 avril 2007, la Cour suprême des États-Unis publiait deux décisions très attendues, considérées par de nombreuses personnes comme une réponse au sentiment du public exprimé récemment selon lequel le système accorde un avantage inéquitable aux propriétaires de brevets.
Dans l’affaire KSR Int’l c/ Teleflex, Inc., la cour a traité de la norme d’évidence utilisée pour évaluer la brevetabilité des inventions, tandis que dans Microsoft Corp. c/ AT&TCorp., la cour a traité de l’exécution extraterritoriale de brevets américains.
KSR INT’L C/ TELEFLEX, INC.
La Section 103 de la Loi américaine sur les brevets (United States Patent Act) dispose qu’un brevet ne sera pas délivré si « les différences entre l’élément pour lequel un brevet est sollicité et l’art antérieur sont telles que l’élément, dans son ensemble, aurait été évident au moment où l’invention a été faite, pour une personne disposant de compétences ordinaires dans le domaine dont relève cet élément. »
Dans KSR Int’l c/ Teleflex, Inc., la Cour suprême a considéré la question de savoir ce qui constitue l’« évidence ». Au fil des années, la Cour d’appel du Circuit fédéral (CAFC) a introduit et élaboré un test d’absence d’évidence, attestée par l’absence d’enseignements, suggestions ou motivations (TSM, Teaching, Suggestion, Motivation) dans l’art antérieur permettant de combiner les différentes parties d’une invention.
La Cour suprême a rejeté sans équivoque le test d’évidence de la CAFC, déclarant que « Nous commençons par rejeter l’approche rigide de la Cour d’appel. Tout au long de la relation de cette Cour avec la question de l’évidence, nos affaires ont présenté une approche expansive et souple incompatible avec la manière dont la Cour d’appel a appliqué son test TSM dans ce cas. » La Cour a ensuite précisé la manière dont l’art antérieur peut être combiné et la définition du moment où un « brevet combiné » sera considéré comme évident.
À court terme, les tribunaux américains et le Patent Office trouveront plus facile de rejeter les revendications de brevets sur la foi de témoignages d’experts et de la conception de l’évidence du jury. Les conséquences à plus long terme apparaîtront clairement une fois que la CAFC commencera à rendre d’autres décisions reposant sur la jurisprudence établie par KSR.
MICROSOFT CORP. C/ AT&T CORP.
En ce qui concerne l’affaire Microsoft Corp. c/ AT&TCorp., la Cour suprême a jugé que la Section 271(f) de la Loi sur les brevets ne couvre pas la reproduction de logiciels à l’étranger.
Le droit des brevets étant territorial, un brevet américain confère des droits exclusifs aux États-Unis mais ignore généralement les activités extraterritoriales. L’unique exception statutaire est énoncée dans la Section 271(f) de la Loi sur les brevets relative à la responsabilité en contrefaçon en cas de « fourniture » non autorisée de « composants » d’une invention brevetée pour « combinaison » à l’étranger.
AT&T détient un brevet couvrant un processus informatique de codage et de compression d’enregistrements vocaux. Lors du procès, il a été soutenu que l’installation de Microsoft Windows sur un ordinateur contrefait le brevet AT&T.
Lorsque Microsoft exporte des logiciels fabriqués aux États-Unis, il n’envoie que quelques copies à des distributeurs OEM étrangers qui chargent les copies du logiciel sur des ordinateurs personnels en vue de leur vente, plutôt que de charger des millions de CD sur un cargo pour les livrer à l’étranger. Ainsi, la question dans cette affaire était de savoir si les logiciels installés à l’étranger peuvent être considérés comme un « composant » qui serait « fourni » à partir des États-Unis, au sens de la Section 271(f).
La Cour suprême a jugé que la responsabilité en contrefaçon de Microsoft ne s’étendait pas aux ordinateurs fabriqués dans un autre pays lorsque le logiciel Windows a été copié à l’étranger à partir d’un disque maître ou d’une transmission électronique envoyée par Microsoft au départ des États-Unis.
En particulier, sur la question de savoir si un logiciel peut être considéré comme un « composant », la Cour a jugé qu’à moins qu’il soit exprimé comme une « copie » lisible en machine (ex. sur un CD-ROM), l’impossibilité de combiner un logiciel détaché d’un support d’activation persiste. Un code logiciel abstrait est une idée sans matérialisation physique et, de ce fait, ne constitue pas un composant susceptible de « combinaison ».
Sur la question de savoir si la copie réalisée à l’étranger a été « fournie » depuis les États-Unis, la Cour suprême a jugé que « [L]es composants mêmes fournis depuis les États-Unis, et non des copies de ceux-ci, déclenchent la responsabilité en vertu de la section §271(f) lorsqu’ils sont combinés à l’étranger pour constituer l’invention brevetée en cause. Dans le cas présent, comme nous l’avons souligné plusieurs fois, les copies de Windows effectivement installées sur les ordinateurs étrangers n’ont pas elles-mêmes été fournies depuis les États-Unis. »