2008 年 11 月 6 日，加拿大最高法院公布了一项划时代的判决，在奥贝泰克制药有限公司 (Apotex Inc.) 诉 加拿大赛诺菲圣德拉堡有限公司 (Sanofi-Synthelabo Canada Inc.) 一案 (2008 SCC 61) 中，涉及赛诺菲圣德拉堡有限公司以 PLAVIX 商标投入市场的一种畅销抗凝血药物的加拿大专利。法院判决奥贝泰克有限公司对该专利无效性的指控不成立。奥贝泰克是一家非专利制药公司，其产品须经注册审批后上市，该公司销售非专利药物。由于这一判决，奥贝泰克公司必须等到该专利过期后才能将其非专利药物投入加拿大市场。
该判决支持选择专利在原则上的有效性，并且使加拿大专利预见性与易见性法规更加完善。这一判决毫无疑问象征着积极参与新药开发的创新型医药公司的胜利，其法律效力将影响所有技术领域专利申请的起草和审查以及专利相关的诉讼。
要阅读完整判决，请访问：
http://scc.lexum.umontreal.ca/en/2008/2008scc61/2008scc61.html
下载全案概要
美国弗吉尼亚东部地区联邦法院最新发布永久禁止令，禁止 Jon W. Dudas（专利局长）以及美国专利和商标局 (USPTO) 对 2007 年 8 月最初公布的专利细则进行更改，该禁止令从 2007 年 11 月 1 日开始生效（请参阅下文关于 2007 年 10 月 31 日发布的临时禁令的“最新信息”条款）。
地区法院法官 Cacheris 批准了葛兰素史克公司 (GSK) 和 Tafas 博士（独立发明家）申请的即决判决提案，因为 USPTO 提出对每项专利连续申请和主张的次数进行限制，这构成了 USPTO 权力的不当扩展：
“因为根据 35 U.S.C. § 2(b)(2) 规定，USPTO 的规则制定权限并不涉及实体法规，而最终规则在本质上具有实体性，所以法院认为该最终规则‘在其他方面与法律不符’且‘超出法令管辖权和权限’ [5 U.S.C. § 706(2)]，从而无效”。
尽管 35 U.S.C. § 2 允许 USPTO 作为代理机构颁布管辖‘诉讼程序准则’的细则，但其并没有权利颁布“实体法规”，即法院解释的任何“影响个人权利和义务”的规定（引自克莱斯勒公司 (Chrysler Corp.) 诉 布朗公司 (Brown) 一案，441 U.S. 281 (1979)）。
“限制连续申请、续案申请 (RCE) 和权利要求的 2+1 规则和 5/25 规则，以及将审查负担转移到申请人的审查支持文件 (ESD) 规定，造成了目前对‘专利法’这一术语的理解与其本意的巨大背离。由于这种背离，最终规则对 GSK 和 Tafas 现有权利和义务的影响发生了变化。”
法院认为对连续申请次数和权利要求次数提出的限制属于实体法规。对连续申请的限制被判定为强加的“硬性限制”，“剥夺了 35 U.S.C. § 120 中规定的申请人的宝贵权利，即不限次数的连续申请和部分连续申请权利。”同样，对提交 RCE 的限制也是对 35 U.S.C. § 132 中规定的 USPTO “在申请人的要求 … 下应 …”这段“明语的明显背离”。提出限制权利要求次数的规定在本质上具有实体性，并且与已建立的判例法相抵触，回溯几十年前的一个案例，法院曾驳回 USPTO 提出的对权利要求次数进行“机械性限制”。法院还得出以下结论，即需要提交 ESD 的细则提议具有实体性，因为这些细则提议将审查负担从 USPTO 转移到了申请人一方。
法院颁布的命令如下：“永久禁止被告 Jon W. Dudas 以及美国专利和商标局及其代理人、职员和雇员实施最终规则”。
2007 年 11 月 22 日，加拿大知识产权局 (CIPO) 宣布，已经与美国专利和商标局 (USPTO) 就建立专利审查高速公路 (PPH) 一事达成一致，将于 2008 年初开始为期一年的试运行。按照该计划，如果某项专利已在其中一个国家获得批准，则在另一个国家申请该专利时将进入快速通道。
而与之前 USPTO 与英国知识产权局和日本专利局分别建立的类似 PPH 计划相比，该 PPH 的细节是否会完全相同还尚待揭晓。
在试运行期间，CIPO 将通过 PPH 计划免费处理高级审查申请，但如果该计划将永久保留，则可能会收取费用。
2007 年 10 月 31 日，美国弗吉尼亚东部地区联邦法院发布了禁止 USPTO 对 2007 年 8 月最初公布并计划于 2007 年 11 月 1 日开始生效的专利细则实施更改的初步禁令。
细则提议有效限制了每项专利申请的权利要求次数，以及一项发明可连续申请的次数。请参阅连续申请条款，查看公布的最终规则。
初步禁令的申请是由个体发明家 Tafas 博士和制药巨头葛兰素史克 (GSK) 分别提出。另外还有其他多家机构也提交了非当事人意见陈述，以支持禁令的申请，其中包括美国知识产权法律协会 (AIPLA) 和 IBM。
法庭结合了两项申请，并根据以下四个支持禁令的因素作出有利于原告的判决： (1) 根据案件的是非曲直，原告很可能胜诉；(2) 如果没有禁令将带来无可挽回的损失；(3) 权衡各种困难的结果支持禁令；以及 (4) 公共利益支持禁令。请参阅 GSK 条款，了解判决结果。
应该注意的是，尽管法院判决胜诉的可能性倾向于 GSK 一方，但不能将这一初步禁令看作案件的裁决。关于相关细则走向的完整裁决可能至少要等到一月初才能揭晓。
2007 年 4 月 30 日，美国最高法院公布了两项期待已久的判决。许多人认为此次判决是对最近的“专利系统为专利所有者带来了不公平优势”这一公众舆论的回应。
在凯斯勒国际 (KSR Int’l) 诉 泰利福有限公司 (Teleflex Inc.) 一案中，法院解决了在评估发明的专利性方面使用的易见性标准问题，而在微软公司 (Microsoft Corp.) 诉 美国电话电报公司 (AT&T Corp) 一案中，法院解决了美国专利的境外执法问题。
美国专利法第 103 条规定，如果“申请专利的标的与已有技术的差异甚为微小，以致该项发明在完成时对于本专业普通技术人员而言是显而易见的”，则不能取得专利。
在凯斯勒国际诉 泰利福有限公司一案中，最高法院思考了何为“易见”这一问题。多年以来，联邦巡回上诉法院 (CAFC) 引入和开发了一项“非显而易见性”测试，其方法是根据完成一项发明的过程中是否受到与已有技术相关的“教导、建议或动机 (TSM)”影响来判定发明的易见性。
最高法院断然拒绝了 CAFC 的易见性测试，并表示“我们一开始便拒绝了上诉法院这种僵化的方法。在此次法院关于易见性问题的整个处理过程中，该案例给出了一种与上诉法院应用的 TSM 测试方式不同且具有扩展性和灵活性的方法。”然后，针对已有技术可以组合的方式以及“组合专利”在何种情况下应视为易见，法院对各种细节进行了完善。
在短期内，美国法院和专利局会发现，根据专家鉴定和陪审团的易见性判断来裁定专利权限的合法性将变得更加简单。一旦 CAFC 考虑到 KSR 而开始公布进一步判决时，其长期影响将变得更清晰可见。
至于微软公司诉 美国电话电报公司一案，最高法院认为专利法第 271 条 (f) 不涉及境外软件副本的相关内容。
由于专利法具有地域性，美国专利在美国境内具有专利权，但通常都忽略境外活动。唯一的法令特例是专利法第 271 条 (f)，其内容涉及在境外对某专利发明进行“组合”且未经授权“提供”其“组件”的侵权责任。
电话电报公司拥有的专利涉及对语音记录进行编码和压缩的计算机程序。庭审认为在计算机上安装微软 Windows 对电话电报公司的专利构成了侵权。
微软出口在美国制作的软件时，只是向境外 OEM（原始设备制造商）经销商发送几份软件副本，而后经销商再将软件装载到计算机中进行销售，微软公司并非为境外交付使用货船运送大量光盘。因此，该案例中的问题是，能否将境外安装的软件视为从美国“提供”的“组件”，即第 271 条 (f) 涉及的含义。
最高法院认为，通过微软在美国发出的主磁盘或电子传输方式，复制 Windows 软件并将其装载到在其他国家制造的计算机上，这并不构成微软侵权。
具体来说，对于是否能将软件认定为“组件”，法院认为，除非软件以计算机能够读取的“副本”形式存在（例如，在 CD 光盘上），否则脱离激活介质的软件仍将视为不可组合。抽象的软件代码是一种没有物理体现的概念，因此，不属于经过修改可进行“组合”的组件。
对于境外制造的副本是否可认为是从美国“提供”的，最高法院认为，“只有当真正从美国提供组件而非其副本，在境外组合形成引起纠纷的专利发明时，才会引发 §271(f) 中规定的责任。因此，正如我们多次指出的，在国外计算机上实际安装的 Windows 副本其本身并不是从美国提供的。”
加拿大最高法院进一步完善专利预见性与易见性法规
2008 年 11 月 6 日，加拿大最高法院公布了一项划时代的判决，在奥贝泰克制药有限公司 (Apotex Inc.) 诉 加拿大赛诺菲圣德拉堡有限公司 (Sanofi-Synthelabo Canada Inc.) 一案 (2008 SCC 61) 中，涉及赛诺菲圣德拉堡有限公司以 PLAVIX 商标投入市场的一种畅销抗凝血药物的加拿大专利。法院判决奥贝泰克有限公司对该专利无效性的指控不成立。奥贝泰克是一家非专利制药公司，其产品须经注册审批后上市，该公司销售非专利药物。由于这一判决，奥贝泰克公司必须等到该专利过期后才能将其非专利药物投入加拿大市场。
该判决支持选择专利在原则上的有效性，并且使加拿大专利预见性与易见性法规更加完善。这一判决毫无疑问象征着积极参与新药开发的创新型医药公司的胜利，其法律效力将影响所有技术领域专利申请的起草和审查以及专利相关的诉讼。
要阅读完整判决，请访问：
http://scc.lexum.umontreal.ca/en/2008/2008scc61/2008scc61.html
下载全案概要
美国专利和商标局被永久性禁止实施新专利细则
美国弗吉尼亚东部地区联邦法院最新发布永久禁止令，禁止 Jon W. Dudas（专利局长）以及美国专利和商标局 (USPTO) 对 2007 年 8 月最初公布的专利细则进行更改，该禁止令从 2007 年 11 月 1 日开始生效（请参阅下文关于 2007 年 10 月 31 日发布的临时禁令的“最新信息”条款）。
地区法院法官 Cacheris 批准了葛兰素史克公司 (GSK) 和 Tafas 博士（独立发明家）申请的即决判决提案，因为 USPTO 提出对每项专利连续申请和主张的次数进行限制，这构成了 USPTO 权力的不当扩展：
“因为根据 35 U.S.C. § 2(b)(2) 规定，USPTO 的规则制定权限并不涉及实体法规，而最终规则在本质上具有实体性，所以法院认为该最终规则‘在其他方面与法律不符’且‘超出法令管辖权和权限’ [5 U.S.C. § 706(2)]，从而无效”。
尽管 35 U.S.C. § 2 允许 USPTO 作为代理机构颁布管辖‘诉讼程序准则’的细则，但其并没有权利颁布“实体法规”，即法院解释的任何“影响个人权利和义务”的规定（引自克莱斯勒公司 (Chrysler Corp.) 诉 布朗公司 (Brown) 一案，441 U.S. 281 (1979)）。
“限制连续申请、续案申请 (RCE) 和权利要求的 2+1 规则和 5/25 规则，以及将审查负担转移到申请人的审查支持文件 (ESD) 规定，造成了目前对‘专利法’这一术语的理解与其本意的巨大背离。由于这种背离，最终规则对 GSK 和 Tafas 现有权利和义务的影响发生了变化。”
法院认为对连续申请次数和权利要求次数提出的限制属于实体法规。对连续申请的限制被判定为强加的“硬性限制”，“剥夺了 35 U.S.C. § 120 中规定的申请人的宝贵权利，即不限次数的连续申请和部分连续申请权利。”同样，对提交 RCE 的限制也是对 35 U.S.C. § 132 中规定的 USPTO “在申请人的要求 … 下应 …”这段“明语的明显背离”。提出限制权利要求次数的规定在本质上具有实体性，并且与已建立的判例法相抵触，回溯几十年前的一个案例，法院曾驳回 USPTO 提出的对权利要求次数进行“机械性限制”。法院还得出以下结论，即需要提交 ESD 的细则提议具有实体性，因为这些细则提议将审查负担从 USPTO 转移到了申请人一方。
法院颁布的命令如下：“永久禁止被告 Jon W. Dudas 以及美国专利和商标局及其代理人、职员和雇员实施最终规则”。
加拿大-美国专利审查高速公路
2007 年 11 月 22 日，加拿大知识产权局 (CIPO) 宣布，已经与美国专利和商标局 (USPTO) 就建立专利审查高速公路 (PPH) 一事达成一致，将于 2008 年初开始为期一年的试运行。按照该计划，如果某项专利已在其中一个国家获得批准，则在另一个国家申请该专利时将进入快速通道。
而与之前 USPTO 与英国知识产权局和日本专利局分别建立的类似 PPH 计划相比，该 PPH 的细节是否会完全相同还尚待揭晓。
在试运行期间，CIPO 将通过 PPH 计划免费处理高级审查申请，但如果该计划将永久保留，则可能会收取费用。
美国专利和商标局被禁止实施新专利细则
2007 年 10 月 31 日，美国弗吉尼亚东部地区联邦法院发布了禁止 USPTO 对 2007 年 8 月最初公布并计划于 2007 年 11 月 1 日开始生效的专利细则实施更改的初步禁令。
细则提议有效限制了每项专利申请的权利要求次数，以及一项发明可连续申请的次数。请参阅连续申请条款，查看公布的最终规则。
初步禁令的申请是由个体发明家 Tafas 博士和制药巨头葛兰素史克 (GSK) 分别提出。另外还有其他多家机构也提交了非当事人意见陈述，以支持禁令的申请，其中包括美国知识产权法律协会 (AIPLA) 和 IBM。
法庭结合了两项申请，并根据以下四个支持禁令的因素作出有利于原告的判决： (1) 根据案件的是非曲直，原告很可能胜诉；(2) 如果没有禁令将带来无可挽回的损失；(3) 权衡各种困难的结果支持禁令；以及 (4) 公共利益支持禁令。请参阅 GSK 条款，了解判决结果。
应该注意的是，尽管法院判决胜诉的可能性倾向于 GSK 一方，但不能将这一初步禁令看作案件的裁决。关于相关细则走向的完整裁决可能至少要等到一月初才能揭晓。
美国最高法院里程碑式的专利裁决
2007 年 4 月 30 日，美国最高法院公布了两项期待已久的判决。许多人认为此次判决是对最近的“专利系统为专利所有者带来了不公平优势”这一公众舆论的回应。
在凯斯勒国际 (KSR Int’l) 诉 泰利福有限公司 (Teleflex Inc.) 一案中，法院解决了在评估发明的专利性方面使用的易见性标准问题，而在微软公司 (Microsoft Corp.) 诉 美国电话电报公司 (AT&T Corp) 一案中，法院解决了美国专利的境外执法问题。
凯斯勒国际诉 泰利福有限公司案
美国专利法第 103 条规定，如果“申请专利的标的与已有技术的差异甚为微小，以致该项发明在完成时对于本专业普通技术人员而言是显而易见的”，则不能取得专利。
在凯斯勒国际诉 泰利福有限公司一案中，最高法院思考了何为“易见”这一问题。多年以来，联邦巡回上诉法院 (CAFC) 引入和开发了一项“非显而易见性”测试，其方法是根据完成一项发明的过程中是否受到与已有技术相关的“教导、建议或动机 (TSM)”影响来判定发明的易见性。
最高法院断然拒绝了 CAFC 的易见性测试，并表示“我们一开始便拒绝了上诉法院这种僵化的方法。在此次法院关于易见性问题的整个处理过程中，该案例给出了一种与上诉法院应用的 TSM 测试方式不同且具有扩展性和灵活性的方法。”然后，针对已有技术可以组合的方式以及“组合专利”在何种情况下应视为易见，法院对各种细节进行了完善。
在短期内，美国法院和专利局会发现，根据专家鉴定和陪审团的易见性判断来裁定专利权限的合法性将变得更加简单。一旦 CAFC 考虑到 KSR 而开始公布进一步判决时，其长期影响将变得更清晰可见。
微软公司 诉 美国电话电报公司案
至于微软公司诉 美国电话电报公司一案，最高法院认为专利法第 271 条 (f) 不涉及境外软件副本的相关内容。
由于专利法具有地域性，美国专利在美国境内具有专利权，但通常都忽略境外活动。唯一的法令特例是专利法第 271 条 (f)，其内容涉及在境外对某专利发明进行“组合”且未经授权“提供”其“组件”的侵权责任。
电话电报公司拥有的专利涉及对语音记录进行编码和压缩的计算机程序。庭审认为在计算机上安装微软 Windows 对电话电报公司的专利构成了侵权。
微软出口在美国制作的软件时，只是向境外 OEM（原始设备制造商）经销商发送几份软件副本，而后经销商再将软件装载到计算机中进行销售，微软公司并非为境外交付使用货船运送大量光盘。因此，该案例中的问题是，能否将境外安装的软件视为从美国“提供”的“组件”，即第 271 条 (f) 涉及的含义。
最高法院认为，通过微软在美国发出的主磁盘或电子传输方式，复制 Windows 软件并将其装载到在其他国家制造的计算机上，这并不构成微软侵权。
具体来说，对于是否能将软件认定为“组件”，法院认为，除非软件以计算机能够读取的“副本”形式存在（例如，在 CD 光盘上），否则脱离激活介质的软件仍将视为不可组合。抽象的软件代码是一种没有物理体现的概念，因此，不属于经过修改可进行“组合”的组件。
对于境外制造的副本是否可认为是从美国“提供”的，最高法院认为，“只有当真正从美国提供组件而非其副本，在境外组合形成引起纠纷的专利发明时，才会引发 §271(f) 中规定的责任。因此，正如我们多次指出的，在国外计算机上实际安装的 Windows 副本其本身并不是从美国提供的。”